Vorige keer besprak ik in mijn blog hoe een Wipo procedure doorgaans formeel verloopt. Tevens werden de voordelen van een Wipo procedure besproken. Vandaag zal ik ingaan op de eerste van de drie vorderingsgronden: de domeinnaam dient identiek te zijn aan of zodanig overeen te stemmen met het merk, handelsnaam of persoonsnaam van de eiser dat er verwarring kan ontstaan.
Vorderingsgronden domeinnamen
In de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen staat omschreven dat de eiser de drie onderstaande vorderingsgronden gemotiveerd dient te stellen:
1) Dat een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan
ontstaan met een:I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser
rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde
persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke
rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of
stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt;
en2) de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij dedomeinnaam; en
3) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.De eisende partij dient op al deze drie punten gelijk te krijgen van de geschillenbeslechter om de domeinnaam overgedragen te krijgen. In de komende weken zal ik de tweede en derde vorderingsgrond bespreken.
Identiek of overeenstemming
Aangezien de meeste Wipo procedures zien op de verwerking van een geregistreerd merk in een domeinnaam, zal ik de eerste vorderingsgrond bespreken aan de hand van voorbeelden waarin een beroep werd gedaan op een naar Nederlands recht beschermd merk.
Een merk kan als woordmerk en/of beeldmerk worden geregistreerd.
In het geschil zijnde domeinnamen waarin een woordmerk is verwerkt, bestaan soms uit enkel het woordmerk, maar veel vaker volgt na het woordmerk een generiek/beschrijvend woord als ‘shop’, ‘specialist’ etc.
Om te bepalen of een .nl domeinnaam identiek is aan het woordmerk of er dusdanig mee overeenstemt dat er gevaar voor verwarring bestaat, beoordelen de geschillenbeslechters de toegevoegde generieke woorden meestal als een toevoeging die de verwarring niet wegneemt. In een recente zaak tussen merkhouder BMW en de domeinnaamhouder van www.bmwmotorenshop.nl oordeelde de rechter:
‘’The Domain Name differs from the Trademark only in that the Trademark is followed by two generic or descriptive terms, namely “motoren” (in English “motorcycles”) and “shop”. The addition of such generic or descriptive terms does not eliminate the confusing similarity with the Trademark’’
Dan hebben we natuurlijk ook nog te maken met de extensie ”.nl”. Het is vaste Wipo rechtspraak dat het toplevel domein “.nl” achterwege mag blijven bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het merk en de domeinnaam.
Beeldmerk
Dat een domeinnaam met daarin een woordmerk al vrij snel wordt beoordeeld als identiek aan of zorgt voor verwarring met het woordmerk is duidelijk. Het wordt een stuk lastiger als er een beroep wordt gedaan op een beeldmerk waarin ook een woord is verwerkt dat wordt gebruikt in de te vorderen domeinnaam. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in een recente uitspraak. Het ging om het beeldmerk van het Franse bedrijf Lion S.A.
De domeinnaamnaam dematrassenkoning.nl was geregistreerd door een ander dan de merkhouder. Uiteraard wilde de merkhouder de domeinnaam hebben door een beroep te doen op zijn beeldmerk. De geschillencommissie ging hierin mee en oordeelde:
The Panel finds that the designation DE MATRASSENKONING is the characteristic part of the figurative mark of the Complainant.
Oftewel, ‘de matrassenkoning’ is het kenmerkende gedeelte van het beeldmerk en niet de leeuw die daarboven te vinden is. Het is niet toegestaan daar inbreuk op te maken met de domeinnaam. De domeinnaamhouder werd verplicht de domeinnaam over te dragen aan Lion S.A. Overigens werd geen onderbouwing gegeven op basis waarvan dan precies het woord en niet de leeuw kenmerkend is….
Zoals gezegd zal ik in de volgende blog ingaan op de tweede vorderingsgrond, waarin de eiser dient aan te tonen dat de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam.
