Om een merkrecht te verkrijgen, dient een merk te zijn gedeponeerd. Voor Benelux-merken dient dit depot te geschieden door middel van een merkaanvraag bij het het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: “het Bureau”). Een houder van een ouder merk kan tegen zo’n merkaanvraag in bezwaar komen, omdat hij van mening is dat beide tekens op verwarrende wijze overeenstemmen. Dit wordt “oppositie” genoemd. In deze blog zal ik schetsen hoe zo’n oppositieprocedure voor Benelux woordmerken in zijn werk gaat.
Procedure
De oudere merkhouder – de opposant – dient de oppositie binnen twee maanden na de publicatiedatum van de merkaanvraag bij het Bureau in te dienen. Na ontvangst van de oppositie beoordeelt het Bureau of de ingediende oppositie voldoet aan alle vereisten. Als de oppositie hieraan voldoet, wordt de oppositie door het Bureau in behandeling genomen.
Het Bureau stuurt vervolgens de gegevens van de oppositie aan beide partijen, waarna partijen een korte periode de gelegenheid krijgen om het geschil onderling op te lossen. Deze cooling-off periode duurt in beginsel twee maanden.
Als de cooling-off periode niet succesvol blijkt, zal het Bureau besluiten dat oppositieprocedure van start gaat. De opposant moet binnen twee maanden zijn stelling – dat beide tekens op verwarrende wijze overeenstemmen – schriftelijk beargumenteren. Vervolgens krijgt de verweerder de tijd om op deze argumenten te reageren.
De kosten van de oppositie bedragen EUR 1.000,- en dienen in beginsel te worden betaald door de opposant. Als de oppositie volledig wordt toegewezen, wordt de verliezende partij echter in deze kosten verwezen.
Verwarring
Het Bureau beoordeelt of de oppositie slaagt door de vraag te beantwoorden of beide tekens (het merk en het betwiste teken) op verwarrende wijze overeenstemmen. Het Bureau zal hierbij beide tekens met elkaar vergelijken en vaststellen of beide tekens dienen ter onderscheiding van soortgelijke waren of diensten.
Vergelijking van tekens
De tekens worden door het Bureau visueel, auditief en begripsmatig vergeleken. Het Bureau zal hierbij steeds uitgaan van de totaalindruk van de tekens. De consument neemt een merk normaal gesproken namelijk als één geheel waar en besteedt minder aandacht aan de specifieke details.
Visuele vergelijking
Allereerst zal een visuele vergelijking worden gemaakt. Het Bureau kijkt naar het aantal letters, het aantal overeenstemmende letters en de begin- en eindletters van beide tekens. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een gelijkenis in het eerste deel van de tekens eerder voor verwarring zal zorgen dan een gelijkenis in één van de daaropvolgende delen. De consument hecht immers meer belang aan het eerste deel van een merk (GEU, arrest Mundicor, T-183/02 en T184/02, 17 maart 2004).
Auditieve vergelijking
Daarna wordt gekeken naar de auditieve gelijkenis. Het Bureau zal vaststellen uit hoeveel lettergrepen beide tekens bestaan en of deze lettergrepen op soortgelijke wijze worden uitgesproken. Ook hierbij geldt dat een gelijkenis in het eerste deel van de tekens eerder voor verwarring zal zorgen dan een gelijkenis in één van de daaropvolgende delen.
Begripsmatige vergelijking
Vervolgens zal het Bureau de betekenissen van beide tekens vergelijken. Het Bureau zal kijken of beide tekens een soortgelijke betekenis hebben. Daarnaast kijkt het Bureau ook of het waarschijnlijk is dat de consument de concrete betekenissen van de tekens kent, of de betekenissen van de tekens zal opzoeken. Als dit onwaarschijnlijk is, zal het bureau weinig tot geen waarde toekennen aan de begripsmatige vergelijking.
Vergelijking van waren
Vervolgens zal het Bureau oordelen of beide tekens dienen ter onderscheiding van soortgelijke waren of diensten. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten houdt het Bureau rekening met alle relevante factoren. Onder meer wordt gekeken naar de aard, bestemming en het gebruik van de waren of diensten. Voor het merk zal dit worden beoordeeld aan de hand van de bewoordingen uit het merkregister. Voor het betwiste teken zal worden gekeken naar de bewoordingen uit de merkaanvraag.
Beslissing
Op basis van bovenstaande gezichtspunten zal het Bureau uiteindelijk oordelen of beide tekens op verwarrende wijze overeenstemmen. Als hiervan sprake is, zal de oppositie volledig of gedeeltelijk worden toegewezen. Bij een volledige toewijzing zal de verliezende partij verwezen worden in de kosten van de procedure en zal haar merk niet worden ingeschreven.
Bij een gedeeltelijke toewijzing kan worden bepaald dat het merk wel wordt ingeschreven, maar niet voor bepaalde overeenstemmende waren of diensten. De verweerder wordt dan niet verwezen in de kosten van de procedure.
Dit artikel is eerder gepubliceerd op lawfox.nl
Geschreven door: Nick Vrugt, IT-jurist LAWFOX
Meer over legal partner LAWFOX Advocatuur
LAWFOX Advocatuur is een procespraktijk voor internetondernemingen en is een partnerkantoor van ICTRecht. Het hoofdkantoor is gevestigd te Tilburg en is opgericht door internetadvocaat Wouter Dammers. Wouter Dammers heeft voor de start van zijn eigen advocatenkantoor LAWFOX ook als juridisch adviseur bij ICTRecht gewerkt.
