Dat het verkrijgen van een vormmerk niet eenvoudig is, blijkt maar weer eens uit de recente uitspraak van het Europees Hof deed in de zaak van de KitKat-chocoladewafel. Hoewel de vorm van de wafel bij veel mensen bekend is, vervult de wafel een technische noodzaak: namelijk het eenvoudig breken van de wafel in vieren.
Het Zwitserse bedrijf Nestlé had de vorm van het kenmerkende chocoladewafeltje (vier chocoladerepen met daarop de woorden KITKAT) ingeschreven als vormmerk. Het Engelse Cadbury is concurrent van Nestlé en maakte bezwaar tegen de inschrijving. Omdat de Engelse rechter er niet uitkwam werden er prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof.
Het is niet eenvoudig om voor een vorm merkenrechtelijke bescherming te krijgen. Een vorm moet (evenals alle andere woorden of logo’s) ‘onderscheidend vermogen’ bezitten. Dat wil zeggen dat de consument in staat moet zijn om de waren of diensten die onder het merk worden aangeboden te kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. Door intensief gebruik kan een vorm worden ‘ingeburgerd’ zodat mensen die vorm identificeren met een merk.
De Nederlandse en Europese regelgeving bepalen echter dat niet iedere vorm als merk kan worden ingeschreven. De wet bepaalt onder andere dat een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, niet als vormmerk kan worden ingeschreven. De reden hiervoor is dat men wil voorkomen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie krijgt op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een product. Dit is namelijk iets voor het octrooirecht.
In het verleden is dit criterium al vaak een struikelblok gebleken voor de inschrijving van vormmerken. Zo is bijvoorbeeld de inschrijving van het Philips driekops-scheerapparaat, het lego-blokje en het sta-zakje van Capri Sun hierop stuk gelopen. Daarentegen zijn het lego-poppetje, het achthoekige sigarettepakje van Davidoff en de Toblerone chocoladereep wel geldige vormmerken.
En het wafeltje van KitKat? Nestlé stelde dus dat de vorm zo bekend was bij het publiek, dat men aan de vorm van de wafel het product herkent. Maar dat mocht niet baten want Cadbury bracht hier met succes tegenin dat de ‘trapezoïde’ vorm van de wafel een technische noodzaak vervult: het eenvoudig breken van de wafel in vieren. Bij de beoordeling van die technische bepaaldheid is het, aldus het Hof, niet van belang hoe het product wordt vervaardigd. Er moet slechts worden gekeken naar hoe het product functioneert: als chocoladeproduct. Voor het kopen van producten is de functionaliteit voor consumenten immers doorslaggevend.
