Wie een uitvinding wil beschermen, kan daarvoor octrooi aanvragen. Dat is echter geen eenvoudig proces; alleen al het opstellen van de octrooiaanvraag kan gemakkelijk enige maanden duren. In de tussentijd moet de uitvinder de uitvinding geheim houden. Het verstandigste is om een geheimhoudingsovereenkomst of NDA te hanteren met partijen die de uitvinding toch moeten weten, bijvoorbeeld omdat ze meehelpen aan het prototype of nadere uitwerking. Maar wat nu als de ontvanger de NDA toch schendt?
Wanneer worden er octrooien verleend of ongeldig verklaard?
Octrooien worden verleend voor technische uitvindingen die nieuw en niet triviaal zijn. Met name de eis van nieuwheid is hier van belang: een octrooiaanvraag zal worden afgewezen wanneer blijkt dat de uitvinding al voor de indieningsdatum beschikbaar was aan het publiek. En onder "publiek" wordt ook een mededeling aan één persoon gerekend, als die ene persoon niet aan geheimhouding was gebonden.
Natuurlijk is het de vraag of de Octrooiraad (patent office) er achter komt dat er zo'n persoon is, maar die persoon kan zelf altijd naar de rechter stappen en het octrooi ongeldig laten verklaren met als reden dat hij de uitvinding al te horen had gekregen.
Met een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) kan dit worden voorkomen. Wie een uitvinding onder NDA te horen krijgt, is geen deel van het "publiek" zoals in de octrooiwet wordt bedoeld. Hij moet de uitvinding geheim houden. Daarmee is de NDA een cruciaal instrument voor uitvinders die met anderen moeten samenwerken voordat de octrooiaanvraag is ingediend.
Maar wat nu als de ontvanger die een NDA heeft getekend maar toch de informatie publiceert?
De octrooiwet is hier streng: als de uitvinding publiek is, dan dient de aanvraag voor octrooi te worden afgewezen. Oók als het niet de bedoeling was dat de uitvinding publiek zou worden. Maar specifiek voor situaties waarin een NDA wordt geschonden, staat er een uitzondering in de wet. Wanneer de publicatie het gevolg is van een "kennelijk misbruik", dan moeten de octrooiraad en de rechter deze buiten beschouwing laten.
Bij het Europees Octrooibureau is men echter streng bij de toets of sprake is van kennelijk oftewel evident misbruik. Men stelt hoge eisen aan de aanvrager die zich beroept op deze clausule uit de wet: hij moet bewijzen dat zonder enige twijfel de ontvanger aan geheimhouding was gebonden én deze heeft overtreden. Zonder een schriftelijke en ondertekende NDA is dit lastig. Een verwijzing naar een mondelinge of stilzwijgende afspraak tot geheimhouding wordt niet snel geaccepteerd.
Maar het hebben van een NDA is niet genoeg. De wet eist namelijk "misbruik" en dat wordt opgevat als méér dan alleen maar een schending van de NDA. De publicatie moet er direct of indirect op zijn gericht om de mogelijkheid van octrooi te saboteren. Een publicatie per ongeluk is géén misbruik, ook niet als deze via een clausule uit de NDA contractueel verboden zou blijken te zijn of tot schadeplicht zou leiden. Bij enige twijfel over de motieven van de partij die publiceerde, zal het beroep op misbruik worden afgewezen.
Ook is het belangrijk om bij een schending van de NDA op te treden. In een zaak werd de octrooiaanvraag afgewezen omdat de aanvrager niets gedaan had nadat zijn NDA-contractspartij de uitvinding had onthuld in strijd met de geheimhoudingsplicht. Daarmee had hij impliciet erkend dat de publicatie geen misbruik was.
Een NDA kan helpen een ongeldige octrooiaanvraag te voorkomen
Een NDA die gebruikt wordt om een uitvinding te beschermen, kan worden voorzien van speciale clausules die kunnen helpen bij een schending die leidt tot een ongeldige octrooiaanvraag. Zo dient duidelijk te zijn omschreven welke informatie nu specifiek beschermd is, en niet alleen een vage omschrijving als "diverse informatie in het kader van een mogelijke samenwerking".
Een overweging dat de verstrekkende partij voornemens is octrooi aan te vragen, is ook een goed idee. Dit maakt duidelijk dat beide partijen wisten van dit voornemen, zodat de ontvanger zich niet op onwetendheid (en dus afwezigheid van misbruik) kan beroepen. Dit kan worden aangevuld met een expliciet verbod voor de ontvanger om zelf óók octrooi aan te vragen.
Octrooigemachtigden Neuburger en Rubio-Sierra doen in ons vakblad een interessante suggestie: neem een clausule op die de ontvanger verplicht alles te doen om alle negatieve effecten op deze octrooiaanvraag te bestrijden. Zo kan hij worden gedwongen een verklaring richting het Europees Octrooibureau aan te leveren waarin hij verklaart dat sprake was van kennelijk misbruik en een duidelijke schending van de NDA. Deze verklaring blijkt zwaar te wegen in het voordeel van de octrooiaanvrager.
Hoewel een dergelijke clausule nog nooit getest is bij de rechter of bij het Octrooibureau, kan het zeker geen kwaad. En gezien de kosten van een investering in octrooi lijkt het me een goed idee dit vanaf nu in elke NDA op te nemen die betrekking heeft op octrooieerbare technologie.
