Home / Nieuws & Blogs / WIPO: De Australische domeinnaam bmwdiscounts.com.au hoeft niet te worden overgedragen aan BMW

WIPO: De Australische domeinnaam bmwdiscounts.com.au hoeft niet te worden overgedragen aan BMW

13 december 2011

Pasgeleden blogde ik over de uitspraak van het WIPO over de domeinnaam www.swatchstore.com. De geschillenbeslechter oordeelde toen dat de domeinnaam niet overgedragen hoefde te worden aan Swatch. Dit ondanks het feit dat er niets op de website stond. Dit was jammer want ik had u graag willen laten zien onder welke voorwaarden een domeinnaam met een merknaam erin – conform de regels van het WIPO - door de merkhouder behouden mag worden.

Er is nu een andere uitspraak (van 24 november jl.) van het WIPO aan de hand waarvan ik u dit wel kan laten zien. De geschillenbeslechters oordeelden in deze uitspraak dat de Australische domeinnaam bmwdiscounts.com.au niet overgedragen hoeft te worden aan BMW.

Wanneer men de domeinnaam intikt komt men op een website waarop de mogelijkheid wordt geboden nieuwe BMW's met korting te kopen. BMW was het hier blijkbaar niet mee eens en stapte naar het WIPO. Volgens BMW heeft de domeinnaamhouder geen legitiem belang (één van de vereisten van de arbitrageprocedure) bij de domeinnaam omdat er niet te goeder trouw producten en/of diensten worden aangeboden onder de domeinnaam.

Op grond van eerdere uitspraken van het WIPO zijn er een aantal regels ontwikkeld op grond waarvan een legitiem belang aanwezig wordt geacht en de domeinnaamhouder – wanneer aan alle vereisten wordt voldaan – de domeinnaam dus mag behouden. Een domeinnaam met een merknaam erin hoeft niet te worden overgedragen wanneer:

1. er onder de domeinnaam producten en/of diensten worden aangeboden die verband houden met het merk;
2. onder de domeinnaam alleen die producten en/of diensten worden aangeboden en dus geen producten en/of diensten die met andere merken te maken hebben;
3. op de website expliciet de relatie tussen de domeinnaamhouder en de merkhouder wordt vermeld;
4. de domeinnaamhouder niet dusdanig veel domeinnamen met de merknaam erin heeft geregistreerd zodat het voor de merkhouder lastig wordt domeinnamen te registreren met zijn merknaam erin.

De geschillenbeslechters oordeelden in dit geval dat aan al deze vereisten werd voldaan. Naar mijn idee is deze uitspraak wanneer men de website bekijkt correct. Er wordt niet aangeboden andere automerken met korting te kopen en er staat duidelijk op dat ze geen enkele band hebben met BMW Australia. Of de dienst de ze aanbieden ook daadwerkelijk bestaat weet ik niet, het ziet er in mijn ogen nogal dubieus uit....