In deze blog reeks bespreek ik verschillende onderwerpen die van belang zijn bij het voeren van een WIPO (World Intellectual Property Organization) procedure. Zo besprak ik vorige week de eerste van de drie vorderingsgronden waarop de eiser in een Wipo procedure een beroep dient te doen.
Deze eerste vorderingsgrond stelt dat de domeinnaam identiek dient te zijn aan of zodanig overeen te stemmen met het merk, handelsnaam of persoonsnaam van de eiser dat er verwarring kan ontstaan. Vandaag zal ik de tweede vorderingsgrond bespreken.
Legitiem belang bij domeinnaam
De tweede vorderingsgrond vinden we terug in artikel 2.1 sub b uit de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen en daaruit blijkt dat de eiser gemotiveerd dient te stellen dat: ‘’de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam.’’
Diezelfde Geschillenregeling geeft een aantal voorbeelden van bewijslevering hiervoor. Zo kan de verweerder in een geschil aantonen dat hij wel degelijk een legitiem belang heeft bij de domeinnaam omdat hij – vóór hij op de hoogte was van het geschil – de domeinnaam gebruikte om te goeder trouw diensten/producten aan te bieden.
De verweerder kan ook een legitiem belang hebben bij de domeinnaam omdat hij als houder algemeen bekend is onder deze naam. Een andere aanwijzing voor het legitiem belang van de verweerder kan zijn dat hij de domeinnaam voor legitieme niet-commerciële doeleinden gebruikt zonder daarmee enige intentie te hebben om de eiser daarmee te beschadigen of op een andere manier aan te tasten.
Oki Data criteria
Naast de bovengenoemde bewijslevering volgt er uit de rechtspraktijk een aantal criteria die toegepast kunnen worden om een legitiem belang van bijvoorbeeld een wederverkoper aan te tonen. Het gaat om de volgende vier zogenaamde Oki Data criteria:
1. De verweerder moet daadwerkelijk waren of diensten onder de ingeroepen merken onder de betwiste domeinnaam aanbieden. Verweerder mag dus geen site exploiteren onder de domeinnaam met voornamelijk generieke producten of advertenties naar derden. Daarnaast spreekt het voor zich dat de producten op een legale manier dienen te zijn ingekocht.
2. De verweerder moet uitsluitend deze waren of diensten onder de ingeroepen merken onder de betwiste domeinnaam aanbieden. Oftewel, hij mag op de website geen producten verkopen van concurrenten. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat er geprofiteerd wordt van een merk door bezoekers te lokken en vervolgens verschillende merkproducten te verkopen. Een geschillenbeslechter zal dit al snel beoordelen als meeliften op andermans merk.
3. De verweerder mag niet zoveel relevante domeinnamen met het merk registreren dat de merkhouder geen fatsoenlijke domeinnaam meer kan registreren. Indien verweerder dus tientallen domeinnamen registreert met het merk en deze verschillen bijvoorbeeld alleen van elkaar door leestekens, extensies en beschrijvende/generieke woorden, kan dit tegen hem worden gebruikt.
4. De website onder de betwiste domeinnaam moet accuraat de relatie tussen de verweerder en de merkhouder beschrijven. Het gaat er hierom dat de verweerder zich absoluut niet mag voordoen als de merkhouder of de indruk wekken dat er een officiële relatie is met de merkhouder terwijl dat niet het geval is.
Producten van de concurrent
Van deze vier criteria wil ik er één bespreken aan de hand van een concreet voorbeeld. In de zaak Maison Louis Latour tegen [verweerder] Wijnkoperij, was laatstgenoemde de houder van de domeinnaam louislatour.nl. Eiser stelt dat verweerder door het gebruik van deze domeinnaam inbreuk maakt op zijn merk Louis Latour. De rechter loopt in deze zaak de Oki Data criteria af en oordeelt bij criterium twee:
The subpage shows on the middle of the page the various Louis Latour wines and on the left hand side a column which lets a visitor select all the various wines the Respondent offers by e.g. color, country, taste and price. The Panel is of the view that by doing this, it cannot be said that the Respondent is using the site to only sell the trademarked goods. The site makes it relatively easy for Internet users to switch to another product than the wine as produced by the Complainant. This circumstance indicates that the Respondent is using the Trademark in the Domain Name also to divert Internet users to competitive goods, which implies that the Domain Name for purposes of the Regulations is not used for the bona fide offering of goods or services.
Volgens de geschillenbeslechter zijn er op de website van verweerder niet alleen de producten van het merk Louis Latour te vinden, maar ook andere merkproducten. En dus komt de geschillenrechter tot het oordeel dat verweerder geen legitiem belang heeft bij de domeinnaam.
Daarnaast oordeelde de geschillenbeslechter dat de domeinnaam te kwader trouw was geregistreerd. Hier zal ik in mijn volgende blog verder op ingaan. De domeinnaam te kwader trouw registreren of gebruiken is namelijk de derde en laatste vorderingsgrond.
