De World Intellectual Property Organization (het WIPO) heeft 4 november jl. geoordeeld dat de domeinnamen swatchstore.com en swatchbusiness.com niet aan de merkhouder 'Swatch' hoeven te worden overgedragen.
Wanneer je niet naar de achtergrond van deze zaak kijkt zou je kunnen denken: opmerkelijke uitspraak, de kans is namelijk groot dat een dergelijk verzoek van de merkhouder wel wordt toegewezen. De merknaam is namelijk in zijn geheel opgenomen in de domeinnaam met daarbij slechts de beschrijvende – en niet onderscheidende - toevoegingen 'store' en 'business', op de websites staat nog helemaal niets (waarschijnlijk hebben ze dan geen legitiem belang) en aangezien Swatch een vrij bekend merk is zal kwader trouw ook wel gemakkelijk bewezen kunnen worden.
Maar in dit geval was niets minder waar. Het bedrijf Watch Store Rotterdam B.V. had de domeinnamen swatchbusiness.com en swatchstore.com al geruime tijd geleden (respectievelijk 19 januari 2001 en 11 september 1997) met medeweten van Swatch geregistreerd. Watch Store exploiteerde zelfs met instemming van Swatch een webshop op swatchstore.com om de producten van Swatch te verkopen.
Van 1999 tot 2006 was er daarnaast zelfs sprake van een franchiseovereenkomst tussen Swatch en Watch Store. Deze overeenkomst kwam in 2006 ten einde toen Watch Shops haar winkels verkocht aan Swatch. Bij de verkoop van de winkels zijn de domeinnamen echter niet mee verkocht. Door de partijen is hierover wel onderhandeld echter kwamen zij niet uit de verkoopprijs. Volgens het panel van het WIPO blijkt hieruit al dat Swatch destijds dacht dat Watch Shops de rechtmatige eigenaar van de domeinnamen was. Anders hadden ze deze domeinnamen wel opgeëist.
Dat Watch Shops de domeinnamen met medeweten van Swatch heeft geregistreerd en geëxploiteerd en dat Swatch nooit actie heeft ondernomen tegen de domeinnamen maakt volgens het WIPO dat de registratie en het gebruik te kwader trouw (een van de vereisen van de arbitrageprocedure) niet kan worden bewezen. De domeinnamen hoeven dan ook niet overgedragen te worden aan Swatch.
Wat de merkhouder hieruit kan leren is het volgende: denk altijd goed na voordat u een van uw wederverkopers een domeinnaam en een webshop laat exploiteren. Maak in ieder geval duidelijke afspraken over van wie de domeinnaam is en wat er op de domeinnaam mag komen te staan.
Staat Swatch na deze uitspraak met lege handen? Nee, dat niet. Wanneer de arbitrageprocedure geen bevredigende uitkomst heeft gegeven kan de merkhouder zich nog altijd tot de civiele rechter richten. De vraag is daarbij echter of deze dan een andere uitspraak zal doen. Ik denk dat Swatch daarmee beter even kan wachten tot de website onder swatchstore.com online is. Ik ben namelijk er nieuwsgierig wat voor website daar – hij is nu 'under construction' - onder komt te hangen. Is dat namelijk een een webshop die over de regels voor single-brand stores heengaat, dan kan Swatch tegen deze website met succes optreden wegens merkinbreuk.
